Chile y la adhesión al Protocolo de Madrid – Registro de marca ¿Qué podemos esperar?


* Este artículo fue originalmente publicado con fecha 21 de septiembre de 2021 en el Latin America  IP SME Helpdesk de la Comisión Europea.

Hace un par de meses, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la adhesión de Chile al Arreglo  del Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, que se espera que entre en vigor  en marzo del próximo año 2022 (ya que el depósito del instrumento ante la Organización Mundial  de la Propiedad Intelectual de la OMPI debería tener lugar en enero de 2022). 

Con esta adhesión, Chile formará parte de un pequeño grupo de países latinoamericanos que ya han  implementado el Sistema, como Colombia (2012), México (2013) y más recientemente, Brasil  (2019). 

En este contexto, es importante analizar qué podemos esperar para Chile con la incorporación de  este Sistema, y cuáles podrían ser las implicaciones legales, sociales y económicas, las ventajas y  desafíos que esto puede representar para nuestro país, que están estrechamente relacionados con  la definición de políticas públicas que Chile desea adoptar.

Ventajas del sistema de Madrid 

Ahorro de costos y tiempo 

Podemos identificar algunas ventajas que esta herramienta de registro internacional de marcas  podría representar para los titulares de marcas, tales como un ahorro considerable en tiempo y  dinero para la protección efectiva de sus marcas, al optimizar el proceso actual así como los costos  asociados que implica solicitar por separado el registro de la marca en cada uno de los países en los  que el interesado lo requiera. 

Solicitud única 

En efecto, el solicitante de un registro internacional de marca utilizando el Sistema de Madrid puede  hacerlo a través de una única solicitud de marca, pagando un único conjunto de tasas en una  moneda única (franco suizo), utilizando un único poder notarial (PoA) y en un solo idioma (que  puede ser inglés, francés o español), con un único número de registro y una única fecha de  renovación, teniendo acceso a más de 108 miembros que actualmente cubren 124 países de todo  el mundo, ofreciendo la posibilidad de acceder en mercados que representan más del 80 por ciento  del Comercio Mundial.

Inversión extranjera en el país y reducción de costos 

Junto con lo anterior, se espera que la entrada de Chile en el Protocolo de Madrid pueda generar  dos efectos beneficiosos para la economía nacional: i) Por un lado, un potencial aumento de la  inversión extranjera, ya que los titulares de marcas de los países miembros podrán utilizar este  sistema de registro para designar a Chile y registrar sus marcas en nuestro país, para ofrecer los  productos o servicios que estas marcas protegen en el mercado nacional pertinente; y ii) Por otro  lado, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tendrán un acceso real y efectivo a la protección  internacional de sus marcas, lo que ahora es extremadamente difícil para ellas debido a los costos  que implica. 

 

Retos del Sistema de Madrid 

Sin embargo, la implementación de este sistema de registro internacional de marcas también  representa una serie de desafíos que deben abordarse para que el resultado sea exitoso. 

El llamado “Ataque Central” 

El primero de estos desafíos es la dependencia o vulnerabilidad del registro internacional de marcas  al denominado “Ataque Central”, por el cual queda invalidada si la solicitud o registro que se utiliza  como base es finalmente rechazada a registro, abandonada, cancelada, anulada o caducada por  falta de renovación dentro de los 5 años siguientes a la fecha del registro internacional. Esto se ha  convertido en un gran problema, especialmente en aquellos países que cuentan con Oficinas de  Registro de Marcas que son más estrictas en términos de revisión y concesión de los registros de  marcas, lo que sin duda representa un enorme desafío para la Oficina de Marcas de Chile (INAPI). 

Implementación del Sistema de Madrid por parte de INAPI – transformación interna 

Junto con lo anterior, se deben evaluar responsablemente los costos que la implementación de este  Sistema de Registro de Marcas Internacionales podría implicar para Chile e INAPI, ya que una  reforma de esta naturaleza requiere de una necesaria transformación, lo que podría implicar un  aumento en el número de examinadores o personal calificado para conocer sobre estas materias,  su infraestructura y la plataforma tecnológica, sus bases de datos y sus redes electrónicas para el  buen funcionamiento del Sistema. 

La buena noticia es que la Oficina Chilena de Marcas (INAPI) ha sido reconocida mundialmente como  muy eficiente y rápida para la presentación y el registro de marcas, por lo que podemos esperar que  no haya retrasos en cuanto a la implementación del Protocolo de Madrid. 

Estrategia de protección de la marca – plan de formación 

Adicionalmente, es muy importante diseñar una estrategia de protección de marcas de acuerdo con  las necesidades especiales de cada titular de marca, ya que los requisitos de una empresa  multinacional no son comparables con los de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), cuestión  que también requiere una formación adecuada de los profesionales legales de la PI y otros actores para el correcto uso del Sistema. Tenemos información de que inapi está diseñando actualmente un  plan de capacitación para los usuarios locales, que podría comenzar en los próximos meses.

El sistema debe funcionar adecuadamente 

Finalmente, es fundamental para el buen funcionamiento del Sistema contar con un adecuado  servicio de vigilancia o brand watch de los registros y solicitudes de marcas nacionales, ya que se  espera un incremento considerable en las solicitudes de registro que provendrán del extranjero (por  designaciones de Chile), lo que generará un incremento en la litigiosidad y defensa de estos activos  intangibles dentro del país, como sucedió en el pasado con la adhesión al Protocolo de los demás  países latinoamericanos, Colombia, México y Brasil. 

Tendremos que ser pacientes y esperar a ver cómo funciona este Sistema una vez que entre en  vigencia en marzo del próximo año, pero nuestra recomendación legal es comenzar desde ya  diseñando la estrategia de presentación, tramitación y defensa de sus marcas en Chile para la  próxima década. 

 

 

Diego Acuña Dominguez

Abogado, ClarkeModet Chile

Linkedin

Ver Más Columnas


Diseño y Mantencion Web por Taller Digital