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Las marcas comerciales en la nueva Ley N°21.355 que moderniza la normativa de Propiedad Industrial


La venta de productos con marca falsificada en el comercio es algo a lo que nos enfrentamos habitualmente y que no sólo se encuentra en el comercio informal, de la calle o de internet, sino que incluso en algunos casos penetra en el comercio formalmente establecido. Se vulneran así los derechos de los titulares de marcas y se pone eventualmente en riesgo la salud o seguridad de quienes adquieren productos que ostentan marcas que son iguales –o muy parecidas– a las famosas, pero que no cumplen con los estándares de calidad ni cuentan con el respaldo de las compañías cuyas marcas han sido falsificadas.

Actualmente en nuestra legislación de propiedad industrial no se tipifica específicamente un delito de falsificación marcaria, salvo de manera general en los artículos 185 y 190 del Código Penal junto a otras actividades ilícitas. Por su parte, el actual artículo 28 de la ley 19.039 de Propiedad Industrial, sanciona el uso malicioso de una marca igual o similar a una ya inscrita, para los mismos o similares productos o servicios, con fines comerciales y sin la debida autorización de su titular. Es decir, no se castiga más gravemente a quien falsifica la marca propiamente tal, sino que se contempla la misma sanción (multa) para todos quienes la utilicen sin autorización.

Para estos efectos, en la Ley N° 21.355, conocida como “Ley Corta de INAPI”, se tipifica el delito de falsificación de marca y se dispone una sanción de reclusión menor en grado mínimo a medio. La sanción originalmente contemplada era más alta, pues coincidía con el régimen aplicable a la piratería en derecho de autor, pero en la Comisión de Economía de la Cámara Baja se acordó una rebaja, a fin de permitir el uso de las salidas alternativas en materia procesal penal.

Esta nueva norma que sancionará la falsificación marcaria busca atacar el origen de este problema, castigando primeramente a quien falsifica la marca o importa o comercializa al por mayor productos con marca falsificada y también, pero con una pena menor, a quien ofrece directamente al público los productos o servicios que ostentan marcas falsificadas. 

Por otra parte, en materia de indemnizaciones asociadas a este delito, se introduce una nueva institución que busca facilitar la protección efectiva de los titulares de marcas falsificadas: las indemnizaciones preestablecidas. La nueva norma viene a allanar las dificultades probatorias para determinar el monto del perjuicio a las que se enfrentan los titulares de marcas falsificadas y dispone lo siguiente:

“En caso de falsificación de marca, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.”.

Es decir, el titular de la marca falsificada, al momento de solicitar una indemnización de carácter civil, podrá optar ya sea por esta suma preestablecida que en definitiva será determinada por el juez de la causa o seguir el camino tradicional en materia indemnizatoria, según su conveniencia.

Otras mejoras a nivel sustantivo en materia marcaria contenidas en esta nueva ley son: la posibilidad de registrar nuevos signos como marcas comerciales, abriéndose el camino a las llamadas marcas no tradicionales tales como las olfativas, tridimensionales, hologramas, de posición, etc. (en adición a los signos ya registrables: marcas denominativas/palabras, figurativas/logotipos y mixtas/palabras + logotipo); la eliminación de las marcas de establecimiento comercial y establecimiento industrial, figuras obsoletas y de muy elevado costo de mantención, permitiendo la renovación de los registros vigentes como marcas de servicios, y el establecimiento paulatino de la caducidad marcaria por falta de uso de la marca, entendiendo que el titular de esta debe hacer uso efectivo de su signo en el mercado para que este pueda mantenerla vigente y renovable. Esto resguarda la coherencia del registro de marcas comerciales, lo que optimiza su observancia por parte de las autoridades competentes.

Esta nueva ley busca actualizar el sistema nacional de propiedad industrial mediante la introducción de modificaciones a las dos leyes que rigen a INAPI: la ley N° 20.254 que lo crea y la ley N° 19.039 de propiedad industrial y entrará en vigencia con la publicación de su respectivo Reglamento, para lo cual existe un plazo de seis meses contado desde la publicación en el Diario Oficial de la Ley, que se produjo el 5 de julio de 2021. 

Para más detalles, aquí se puede encontrar la ley.

Eileen Frodden Kelly

Abogada

Depto.  Internacional y de Políticas Públicas

Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

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